发明专利成果转化

2015年12月2日,国务院法制办公布了第四次专利法修正草案的征求意见稿(以下简称《修正草案》),其中不仅专门增加“第八章专利的实施和运用”,且在其他诸多规定中都体现了促进科技成果转化的设计。笔者对此略加点评如下:　　职务发明制度的改革有利于科技成果转化　　《修正草案》第六条将职务发明限定为如下两类:第一,执行本单位的任务所完成的发明创造；第二,本单位与发明人或设计人(以下简称为发明人)约定,利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造归属于单位时。同时,该条第四款还进一步明确,如果单位与发明人对申请专利的权利和专利权的归属未作约定时,权利属于发明人。《修正草案》一方面删除了现行专利法第六条中“主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”直接属于职务发明的规定,压缩了单位对创新成果主张权利的空间；另一方面还将单位与发明人未作约定时的创新成果明确规定属于发明人,进一步扩大了发明人的利益空间。表面上这些修改只是为了调动直接为创新做出智力贡献的发明人的积极性,以促进技术创新,但这样的安排恰好能促进科技成果转化。　　对于“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”,《修正草案》不再区分是否是“主要利用”,一概交给单位与发明人协商；若无协商时则由发明人享有权利。这个修改也可以促进科技成果转化。首先,对利用本单位物质技术条件所完成,且本单位有意向主张权属的发明创造,通常是与本单位的业务相关,单位若愿意支付对价获取该发明创造的权属,势必愿意积极转化该发明创造。其次,对于单位不能或者不需要主张权利的发明创造,实际上就是与单位的业务关联不大的发明创造,单位对此也没有实施转化的最佳资源,将此部分发明创造的权属确认归于发明人,可以充分调动发明人的积极性和主动性,让其去寻求更为有利的转化市场。总之,删除了“主要利用”必然属于单位的规定,同时增加若无协商则属于发明人的规定,并不仅只是简单地增加了发明人的利益,关键在于可以将科技成果的权属划归最有转化意愿的主体,以达到促进科技成果转化的效果。　　放开国家投资的科技成果转化的决定权　　《修正草案》第六条在促进科技成果转化中的作用仅在“本单位”是经营性的企业时成立,当“本单位”是国家设立的研发机构和高校时,科技成果转化的困局依然存在。在国家设立的研发机构和高校里,科研人员申请科研经费、完成科研项目的过程实际上都是在“执行本单位的任务”,所完成的发明创造必然就是职务发明。而对于欠缺直接实施转化能力的科研机构或高校而言,《修正草案》第六条并不足以激发科技成果转化的活力。　　对此,《修正草案》第八章中新增第八十一条作出专门规定:对于国家设立的研发机构和高校的专利权,在不改变专利权属的前提下,发明人可以与单位协商自行实施或许可他人实施该专利,并与单位按约定分享收益。该条文与2015年8月修订的科技成果转化法的相关规定一致。科技成果转化法不仅明确规定国家设立的研发机构、高校对其持有的科技成果可以自主决定转化,所获收益全部留归本单位,而且在第十九条规定:“国家设立的研究开发机构、高等院校所取得的职务科技成果,完成人和参加人在不改变职务科技成果权属的前提下,可以根据与本单位的协议进行该项科技成果的转化,并享有协议规定的权益。该单位对上述科技成果转化活动应当予以支持。”　　这些新增的条款破除了利用财政资金投资形成的科技成果转化的制度障碍,可以有针对性地解决国有科研机构和高校的职务发明转化困局,有利于促进此类科技成果转化。　　引入当然许可制度　　《修正草案》在促进科技成果转化方面最突出的亮点是借鉴域外立法经验,在新增的第八章中以第八十二条、第八十三条和第八十四条三个条文构建起了当然许可制度。当然许可,是指专利权人以书面方式在国家专利局作出声明,愿意许可任何人在支付一定许可使用费的条件下实施其专利。当然许可实质上是专利权人以在国家专利局作出声明的方式发出要约,当实施主体以书面形式通知专利权人而作出承诺时,专利实施许可合同即为成立的许可合同订立方式。其意义不仅是创新了一种许可合同订立模式,关键还在于可以有效促进科技成果转化。　　确定默示许可制度　　《修正草案》在新增的第八章第八十五条将司法实践中已经构建起的基于技术标准而产生的默示许可,在立法中明确规定下来。基于技术标准而产生的默示许可并非广义上的默示许可,仅指参与国家标准制定的专利权人如果未在标准的制定过程中披露其拥有的必要专利,则该专利将被视为以默示的方式许可实施该标准的主体使用。　　《修正草案》第八十五条规定的默示许可虽然对促进科技成果转化的功能并不显著,或者并不直接,但该规则对于促进先进技术的推广应用也能发挥作用。因为第八十五条并非一味强调专利权人的义务,该条在考虑标准实施者和消费者利益时,也兼顾到了专利权人的利益。第八十五条规定的默示许可并不等于免费许可,专利权人可以就许可使用费的收取与标准实施者进行协商；对协商不成的,该条还规定了相应的救济途径。由此可见,这项旨在解除专利挟持的默示许可制度,其实也可以让专利技术随标准的推广而传播。　　《修正草案》中的不足　　《修正草案》最突出的亮点是新增第八章专门规制“专利的实施和运用”。在该章的8个条文中,除了第七十九条是倡导性的内容、第八十条是现行《专利法》中已有的“指定实施”,第八十六条是对专利权质押登记部门和质权生效日期的明确外,其余5个条文规定了一项实施政策,即放开了国家投资的科技成果转化的决定权；又新设立了两个许可制度。加上第六条对职务发明制度的改革内容,《修正草案》在专利制度中做出了促进科技成果转化的最大努力。但笔者认为,《修正草案》对新设立的当然许可及默示许可纠纷处理的规定并不合理,这个瑕疵将影响新制度对促进科技成果转化的作用。

发明专利转化，可以走两条路线；　　1、政府路线，　　现在各级政府都很重视知识产权，建了不少专利运营平台，可以通过这些平台进行转化，寻找投资人。但有一些政府背景的运营平台明显就是花架子，并未发挥作用。　　2、民间融资　　其实真正的好产品好发明并不担心找不到投资人。可以多接触资本市场。可以通过技术持股或者专利转让、许可的方式让发明专利真正变成生产力。

法律分析：专利成果实施转化，如果是自己的专利，而且自己转化， 直接转化即可。 如果实施专利者与专利权人不是同一个人， 则需要进行实施许可备案。专利技术在获得知识产权局的授权之后，专利发明已经得到社会和国家的认可和保护。但是从专利技术本身，到最终实现产业化，让技术转化成产品还需要经历一段很长的时间。法律依据：《中华人民共和国专利法》第十条 专利申请权和专利权可以转让。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

专利转化的概念：将专利成果产业化，得到推广应用，即可视为专利转化。例如，对公共利益具有重大意义的国有企业事业单位的发明专利在经各级机关批准后，可以在批准的范围内推广应用，转化为实际的产业成果。【法律依据】《中华人民共和国专利法》第一条为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。《中华人民共和国专利法》第五条对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。《中华人民共和国专利法》第十四条国有企业事业单位的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义的，国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，可以决定在批准的范围内推广应用，允许指定的单位实施，由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。

专利成果转化是我国也是专利权人应用的薄弱环节，大量的专利成果造成了巨大的浪费，不能使专利发挥应有的价值与作用，殊为遗憾，对此，应引起各界的高度重视，不断探索知识产权成果转化的模式与途径，充分发挥专利的科技价值，为社会也为权利人带来财富与荣誉。 一、出资 专利出资是指以专利技术成果作为资本进行投资与其他形式的财产相结合，按照法定程序组建企业的一种经营行为。专利是无形财产，而且属于高附加值的无形资产，为鼓励科技创新，促进科技发展，以知识产权进行投资已得到《公司法》、《合伙企业法》等法律法规明确肯定，为专利出资提供了法律依据。 （一）专利出资的条件 作为出资的专利，必须符合法律规定的条件： 1、技术确定性。用于出资的专利必须是特定的现实技术，能够用于生产并在工业上制造出新产品。技术标的应当明确、具体，是成熟的、稳定的技术，能够为企业所掌握，不能仅仅是一种抽象的概念或者是一种无法应用的技术。 2、权利合法性。出资人应是专利权人，用于出资的专利必须是事实上已经依法获得的专利权，没有权利瑕疵与争议，而且出资者对该专利依法享有完整的处分权。 3、价值可评估性。专利的价值应是可以衡量的，用于出资的专利必须具有能够通过客观评价予以确认的具体价值，即可以用货币进行具体估价。如果无法通过客观评价确认具体价值，无法用货币进行具体估价，则该知识产权不能用于出资。 4、权利可转让性。专利权可以转让，为了使公司股东能够履行出资义务，用于出资的知识产权应适合独立转让，即权利可以发生独立、完整的转移。 （二）专利出资的方式 1、以转让所有权方式出资。是将专利的所有权转让给公司所有，我国《商标法》和《专利法》都规定用商标或专利技术转让方式出资，应将特定商标或专利权整体完全转让。知识产权出资人如果以转让方式出资，必须承诺其作为出资的知识产权权利不足以产生误认、混淆或者其他不良影响，专利权人如果已将该知识产权许可他人使用，办理投资转让以前，须征得被许可人的同意，按照使用许可合同的规定，处理好善后事宜，不得因用知识产权投资而损害被许可人的利益。选择知识产权转让方式向公司出资，无论从理论上还是实际情况出发，都符合公司股东投资的规定，专利一旦“转让”就意味着永久性转移，归公司所有，公司对该知识产权便享有最终所有权，成为公司的资产，公司拥有最终处分权。 2、以使用许可方式出资。专利权人采用使用许可的方式向其他企业出资，不转让专利的所有权，用作出资的专利权不发生全部权利的转移，受让人对该知识产权仅享有一定期限和一定范围的使用权。专利使用权作为专利权的一部分，可以用货币估价并转让，可以作为出资的方式。 （三）专利出资应注意的问题 1、专利权利瑕疵的规避。知识产权的权利问题远比有形物权更为复杂，当事人必须谨慎应对，用专利技术出资应避免可能存在的合法性、完整性的法律风险。在确定权利的过程中，共同发明创造、职务技术成果、软件职务作品等极易产生权属争议，在没有明确界定的情况下就会从根本上影响出资的成立，造成不必要的麻烦。为避免此类风险，除律师应进行尽职调查外，可以在投资协议或合同中写明：“投资方保证，所投入的高新技术投资前是其独家拥有的技术成果，与之相关的各项财产权利是完全的、充分的并且没有任何瑕疵”，并约定相应的缔约过失责任。 2、专利价值的正确评估。知识产权的评估价值关系到其市场应用及盈利价值，同时也关系到股权比例或控制权强度，所以依据客观、真实、全面的评估资料，选择科学合理的评估方法和专业评估机构是用专利出资不可忽略的问题。专利评估过程复杂，也没有一套完整的评估体系，不同的专利有不同的要求，需要根据特定目的，遵循公允、法定标准和规程，运用适当方法，对专利权进行确认、计价和报告，为专利投资提供应有的准确评价。在评估过程中，一般应注重以下因素 ：（1）专利技术前期开发费用；（2）与同类产品或技术相比的优势与不足（3）可能出现的市场风险（5）专利技术具有的市场潜力（5）后续开发费用的投入。如果评估失实或不当，技术出资方或相对方将在知识产权价值保护上承受重大不利。 3、出资后专利的保护。由于专利的无形性，可以为多人所掌握，权利人用专利出资后，使用人合法地获得了所有权或使用权，必然产生专利技术受到损害的风险，受让关系人应承担保护专利的义务，不当的流转或者交易，将损害专利权人的利益，不利于专利权价值的维护和利用。在合作协议中，当事人如忽略或轻视技术成果的权属问题，或者约定含混、不明，容易导致争议发生，尤其是对技术开发方而言，造成知识产权保护的重大障碍。这种隐患将可能导致技术成果的组成部分被不正当的利用、泄露，或完整性缺失。为防止专利技术被擅自转让或许可， 在投资合作协议或公司章程中应约定各方具有知识产权保密义务，以法律来约束转让方与受让方的行为。二、专利融资 专利融资即专利资金的融通，是以专利为标的进行质押贷款、专利引资、技术入股、融资租赁等行为的总称。质押贷款是指企业或个人以合法拥有的专利权中的财产权经评估后作为质押物，向商业银行申请贷款融资的行为。专利引资指企业通过专利权吸引合作第三方投资，企业通过出让股权换取第三方资金，共同获利。技术入股是指拥有专利技术、专有技术的企业或者个人，通过知识产权的价值评估后，与拥有资金的第三方机构合作成立新公司的一种方式，使得拥有专利技术的企业或者个人获得企业股权，也指企业股东或者法人将自主拥有的专利，通过知识产权的价值评估后，转让到企业，从而增加其持有的股权。专利权融资租赁是承租方获得专利权的除所有权外的全部权利，包括各类使用权和排他的诉讼权。租赁期满，若专利权尚未超出其有效期，根据承租方与出租方的合同约定，确定专利权所有权的归属。知识产权的融资租赁在我国属于尚未开拓的全新融资方式。 为促进专利权融资，中华人民共和国知识产权局于2010年8月颁布了《专利权质押登记办法》，山东省知识产权局联合省科技厅、省财政厅出台了《山东省小微企业知识产权质押融资项目管理办法》，对小微企业知识产权质押贷款项目，按照人民银行同期贷款基准利率的60%给予贴息，对企业因贷款产生的专利评估费用按50%的比例给予补助。规范了融资行为，有力地推动了融资活动的发展。国务院印发的《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》提出“到2020年，年度知识产权质押融资金额达到1800亿元。”据国家知识产权局的一组统计数据显示，2015年山东省办理专利权质押融资205项，金额26亿元，继续保持快速发展的势头，连续两年居全国首位。知识产权金融服务使企业通过无形资产获得了资金来源，促进了企业创新活动的开展，对于中小企业的发展具有重要意义。 三、专利实施许可 专利实施许可是指专利技术所有人或其授权人许可他人在一定期限、一定地区、以一定方式实施其所拥有的专利，并向他人收取使用费用。专利实施许可仅转让专利技术的使用权利，并不转让专利的所有权，实施许可后转让方仍拥有专利的所有权，受让方只获得了专利技术实施的权利，并没有得到专利所有权。专利实施许可是以订立专利实施许可合同的方式许可被许可方在一定范围内使用其专利，并支付使用费的一种许可贸易。专利实施许可的作用是实现专利技术成果的转化、应用和推广，有利于科学技术进步和发展生产，从而促进社会经济的发展和进步。 （一）专利实施许可的种类 专利实施许可从不同的角度可以划分为不同的类型： 1、按照实施期限可以分为短期实施许可和长期实施许可。短期实施许可为一年以内的实施许可，长期实施许可为许可期限一年以上的实施许可。 2、按照实施地区分为全国范围内实施许可和在特定地区实施许可。允许被许可人在全国范围内实施的为全国实施许可，只允许被许可人在特定地域内实施的许可为特定地区实施许可。 3、按照实施内容分为制造许可、使用许可、销售许可及制造、使用、销售全部许可。 4、按照实施条件分为普遍实施许可、排他实施许可、独占实施许可、分售实施许可和交叉实施许可合同。普通实施许可是指许可方许可被许可方在规定范围内使用专利，同时保留自己在该范围内使用该专利以及许可被许可方以外的他人实施该专利的许可方式。排他许可是指权利人与被允许使用人在合同中约定的时间和地域内，只有专利权人和被允许使用人有权使用该专利，其他任何人无权使用该专利。独占许可是指权利人与被允许使用人在合同中约定的时间和地域内，只允许被许可方实施该专利技术，其他任何人不得行使其专利技术。在这种情形下，专利权人在规定的时间和地域内亦丧失自己专利技术的使用权。分许可是指专利权人和被允许使用人可以使用其专利，同时专利权人和被许可使用人都有权允许其他人使用其专利。交叉许可是指两个专利权人互相允许对方在约定的时间和地域、范围内实施自己的专利，换句话说，就是甲允许乙实施甲的专利，乙允许甲实施乙的专利。